Knowhowbescherming; kwestie van je huiswerk op orde hebben

Tekst: Laura van Gijn | Afbeeldingen: Maurits Fornier

Wat is knowhow?

Knowhow is een breed begrip. Je zou het kunnen omschrijven als de kneepjes van het vak, de dingen die je met vallen en opstaan hebt geleerd als ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan: verdienmodellen, een intern rekenmodel voor het maken van offertes, lijsten met betrouwbare leveranciers, klantgegevens, interne (personeels)handboeken, bedrijfsplannen, marktonderzoeken, marktstrategieën, uitwerkingen van logistieke systemen, zelfontwikkelde technische oplossingen die niet vernieuwend maar wel handig zijn, al dan niet uitgewerkte ideeën – kortom: informatie waar je als ondernemer tijd in hebt geïnvesteerd. Informatie die je niet met je concurrenten wil delen, en die dus niet via ex-werknemers, stagiaires, freelancers, zakenrelaties etc. in verkeerde handen moet komen.

Knowhow en het recht

Knowhowbescherming is geen intellectueel eigendomsrecht

Knowhowbescherming is geen intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrechten, merkrechten of octrooirechten. Anders dan het auteursrecht hoeven er geen creatieve keuzes te zijn gemaakt bij de totstandkoming. Er is geen registratie nodig, zoals bij het merkenrecht. Verder hoeft het niet om vernieuwende uitvindingen te gaan in de zin van het octrooirecht. Ondernemers hebben vaak wel gedacht aan de bescherming van bovengenoemde intellectueel eigendomsrechten, maar hiermee is je knowhow nog niet (of alleen deels) beschermd.

Juridische definitie knowhow

Er bestaat geen Nederlands wetsartikel waarin het begrip knowhow wordt gedefinieerd. Wel is Nederland aangesloten bij een internationaal handelsverdrag (TRIPS[1]) waarin (kort gezegd) het volgende wordt bepaald:

Natuurlijke personen en rechtspersonen (lees: van zzp-ers tot grote corporates) hebben de mogelijkheid om te verbieden dat informatie waarover zij rechtmatig beschikken zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt, verworven of gebruikt door derden op een manier die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken, zolang deze informatie:

  1. geheim is ‘in die zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie’;
  2. handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en
  3. is onderworpen aan redelijke maatregelen om deze informatie geheim te houden.

In de Nederlandse literatuur en rechtspraak wordt meestal aangehaakt bij deze TRIPS-omschrijving om te bepalen of een beroep kan worden gedaan op knowhowbescherming. [1]

Verder is in juli 2016 de nieuwe Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen in werking getreden[2], waarin vrijwel dezelfde definitie als in het TRIPS-verdrag wordt gebruikt.[3]

Wat moet ik doen om mijn knowhow te beschermen?

Knowhowbescherming is in feite gratis. De enige investering die je moet doen is je huiswerk op orde hebben – en dat is vooral een investering in tijd.

Met de TRIPS-definitie in het achterhoofd is het huiswerk in de eerste plaats: redelijke maatregelen treffen om de informatie geheim te houden. De eisen die de definitie stelt gelden cumulatief (je moet zowel aan a, b als c voldoen), maar als je c goed op orde hebt is het makkelijker te verdedigen dat ook aan a en b is voldaan. Als minimale maatregelen raden wij aan:

  1. Beperkte toegang
    zorg ervoor dat alleen mensen en bedrijven met jouw knowhow in aanraking komen als dat echt noodzakelijk is;
  2. Geheimhoudingsverklaring
    zorg dat de selectie die er uiteindelijk mee in aanraking komt een geheimhoudingsverklaring of NDA (Non Disclosure Agreement) ondertekent. (Online zijn diverse standaardmodellen te vinden voor geheimhoudingsverklaringen. Je kunt er ook voor kiezen dit standaard in je de arbeidsovereenkomsten, freelanceovereenkomsten of leveranciersovereenkomsten te verwerken; en
  3. Dossier met maatregelen
    Maak een dossier aan van de maatregelen die je treft om je knowhow geheim te houden.

Voorbeeld: Je hebt een fabriek waar je quinoa-dadelrepen maakt. Deze repen zijn razend populair en met je unieke formule en recept weet je alle hippe koffiebars in Nederlandse steden als klant binnen te halen. De quinoa-dadelreep-machines heb je intern ontwikkeld in samenwerking met ingenieurs die bij je in dienst zijn. Deze machines zijn niet vernieuwend genoeg om voor octrooirechtelijke bescherming in aanmerking te komen, maar ze zijn wel handig en precies afgestemd. Vervolgens zet een ex-werknemer een concurrerend bedrijf op dat dezelfde machines blijkt te hebben als jij en precies dezelfde repen maakt. 

Wil je dit verbieden met een beroep op knowhowbescherming, dan moet je in ieder geval kunnen aantonen dat je redelijke maatregelen hebt genomen om de techniek van de machines geheim te houden en zorgvuldig met de geheimhouding van je winnende recept om bent gegaan.

Als de machineruimte voor iedereen vrij toegankelijk was, er gelikte ‘how-to-make-quinoa-date-bars’-filmpjes op YouTube te vinden zijn, er rondleidingen aan klanten werden gegeven waarbij de techniek van de machines werd uitgelegd en niemand ooit een geheimhoudingsverklaring heeft hoeven ondertekenen, dan wordt het lastig om voor knowhowbescherming in aanmerking te komen.

Dus: laat zien dat je verstandig met concurrentiegevoelige informatie omgaat. Zorg voor een afgesloten machineruimte waar alleen personen mogen komen die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Zorg er verder voor dat documentatie m.b.t. de machines niet voor alle werknemers (en andere personen) binnen het bedrijf toegankelijk zijn. Bewaar hardcopies achter slot en grendel. Beveilig digitale documenten met een (regelmatig veranderend) wachtwoord. Hou een lijst bij van de selecte groep personen die toegang hebben tot deze gevoelige informatie en laat hen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Houd van dit alles ook een dossier bij.

Met dit dossier op zak maak je een veel betere kans dat je ex-werknemer een rechterlijk verbod kan worden opgelegd voor het gebruik van jouw machines of recept (maar je kunt ook denken aan lijsten met klantgegevens, marktonderzoeken, marktstrategieën etc.).

Knowhowbescherming soms aantrekkelijker dan octrooibescherming

De eisen voor octrooibescherming zijn streng. Kort door de bocht: je product of productieproces moet baanbrekend zijn. Het moet gaan om een nieuwe, niet voor de hand liggende uitvinding. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw medicijn of revolutionaire software. Gelukkig kan knowhowbescherming een aantrekkelijk alternatief zijn voor octrooibescherming. Zelfs wanneer je idee wel in aanmerking zou komen voor een octrooi.

Voordeel 1: Kostenbesparing

Hierboven bleek al dat knowhowbescherming in feite gratis is. De investeringen die je als ondernemer zal moeten doen zitten hem vooral in het vrijmaken van tijd om het huiswerk op orde te krijgen.

Het vestigen van een octrooi is daarentegen een kostbaar proces: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (‘RVO’) geeft aan dat een Europees Octrooi meestal tussen de EUR 25.000 en 50.000 kost [1], en in de praktijk kunnen deze kosten nog veel verder oplopen.

Dit zit hem niet alleen in de aanvraagtaksen. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat je octrooiaanvraag wordt omgezet in een verleend octrooi dat ook niet naderhand nietig kan worden verklaard, moet je (kort gezegd) aantonen dat jouw uitvinding vernieuwend is t.o.v. de huidige stand van de techniek. Hoe “smaller” je de uitvinding omschrijft, hoe eerder het aannemelijk is dat jouw uitvinding vernieuwend is. Maar: je wil je uitvinding ook weer niet té smal omschrijven, want het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat anderen jouw uitvinding niet kunnen toepassen. In dat kader zoek je juist weer naar een zo breed mogelijke omschrijving.

Het vinden van de optimale balans bij het angorakatprobleem kost veel tijd en geld. Je zult specialisten (octrooigemachtigden en advocaten) moeten inschakelen om de stand van de techniek goed in kaart te brengen. Dit houdt o.a. in dat er tegen stevige uurtarieven stapels aan octrooien van derden moeten worden doorgespit. [2] [3]

Voordeel 2: De informatie blijft geheim

Een andere reden waarom ondernemers soms de voorkeur geven aan knowhow bescherming is het feit dat de informatie dan geheim blijft.

Een octrooirecht en de daarin beschreven uitvinding is altijd openbaar. Het idee hierachter is: jij krijgt een tijdelijk monopolie op je uitvinding, maar dan moet je wel precies vertellen hoe hij werkt want dan kunnen andere uitvinders daarvan leren – wat weer goed is voor de technische vooruitgang in het algemeen.

Bij knowhowbescherming blijft de informatie geheim. Dat kan een doorslaggevende reden zijn om niet voor een octrooi te kiezen. Een veelgehoord voorbeeld is dat Coca-Cola hun geheime recept en bereiding procedé ook niet via het octrooirecht hebben (proberen) te beschermen.

Vragen?

Twijfel je tussen een octrooi of knowhowbescherming? Wil je meer weten over redelijke maatregelen die je kan nemen om je knowhow geheim te houden? Heb je hulp nodig bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst of het handig inrichten van je pitchdeck? Neem gerust contact met ons op – we helpen je graag.

[1] http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten/octrooi-aanvragen/europa/kosten

[2] http://dictionaryofiplaw.blogspot.nl/2012/08/angora-cat-problem.htmlDe vergelijking is  afkomstig van Prof. M. Franzosi en werd aangehaald in European Central Bank v DSS [2008] EWCA Civ 192When validity is challenged, the patentee says his patent is very small: the cat with its fur smoothed down, cuddly and sleepy. But when the patentee goes on the attack, the fur bristles, the cat is twice the size with teeth bared and eyes ablaze.”

[3] http://jure.nl/ECLI:NL:GHSGR:2012:BW8770

[1] Zie o.a. Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9490; Rb. ’s-Hertogenbosch 21 november 2012, ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4122; M. Schut, ‘Knowhow: aandachtspunten in de contractspraktijk en de rol van art. 39 TRIPs’, MvV 2010, nr. 2.

[2] Het voorstel voor de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen is eind mei 2016 aangenomen door de Raad, zie http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2016/05/27-trade-secrets-new-directive/. Op 5 juli 2016 is de Richtlijn in werking getreden. De lidstaten van de Europese Unie hebben tot 9 juni 2018 de tijd om de richtlijn om te zetten in de nationale wetgeving. Zie voor data en publicatie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943.

[3] In de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen is de definitie van “bedrijfsgeheim” neergelegd in artikel 2 lid 1. Onder de term “bedrijfsgeheim” vallen waardevolle knowhow, bedrijfsinformatie en technische informatie, zoals te lezen is in overweging (1) en (14) van de Richtlijn. Zie voor de tekst van de Richtlijn http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-76-2015-INIT/nl/pdf.

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/TRIPs, zie voor de verdragstekst https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm, art. 39 behandelt knowhowbescherming.

Over ons

De Roos Advocatuur is een ervaren, toegankelijk en transparant advocatenkantoor. We leveren steengoed juridisch advies op maat op het gebied van Ondernemingsrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, Commercieel contractenrecht en Privacyrecht. We zijn het juridische verlengstuk van je onderneming.

 

Hulp nodig?

Onze gespecialiseerde advocaten zijn altijd beschikbaar voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek. Heeft u een juridische kwestie waar u vertrouwelijk advies over wilt inwinnen? Aarzel niet om met ons contact te zoeken.

Ontvang onze nieuwsbrief

 
 

De Roos Advocaten, Hamerstraat 19-1, 1021 JT Amsterdam
© 2017 De Roos Advocatuur. All rights reserved.